ЧАСТНЫЙ ФОРУМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОРОЛЕВСТВА:

СПОРЫ О ЛИЦЕНЗИИ ПИС

Необходим новый форум по разрешению споров о правах интеллектуальной собственности. Бурный рост международных и внутренних судебных разбирательств в сфере интеллектуальной собственности с сопутствующими расходами, задержками конечного результата, неопределенностью и зависимостью от различных мнений судей или сложного понимания вопросов присяжными требует нового, рентабельного и оперативного подхода к разрешению споров, связанных с правоприменением, реализацией и лицензированием прав интеллектуальной собственности («ПИС»), таких как определение диапазона и ставки роялти по оспариваемой патентной лицензии, особенно для стандартизированных технологий.

Требования SDO / SSO к роялти F / RAND. Патентообладатели, принадлежащие к организациям, занимающимся разработкой / установлением стандартов («SDO» или «SSO»), должны соблюдать устав SDO / SSO, требующий предоставления «справедливого, разумного и недискриминационного» («FRAND» или «RAND» в США. ) ставки роялти. Условия лицензии F / RAND должны быть предложены таким добровольным организациям-членам (и нечленам) для использования Standard-Essential Patents и патентных заявок («SEP»). Эти держатели получают финансовую выгоду от своих лицензий SEP с минимальным роялти (обычно меньше, чем такое же для не-SEP), если стандарт принят отраслью и включен в миллионы продуктов. Отказ от лицензии RAND приведет к исключению из стандартизированных продуктов, и, таким образом, его технология может быстро стать неконкурентоспособной и устаревшей.

Приверженность технологическому стандарту SSO является обязательным контрактом. Держатели семейства патентов могут указать в своих письмах о принятии («LOA») сотни патентов и заявок на патенты как существенные для стандарта (т. Е. Прочитать хотя бы часть стандарта SSO) или предоставить общие LOA без такой конкретной идентификации. LOA (отправленный в SSO / SDO) обещает RAND лицензировать патенты, необходимые для стандарта SSO, которые другие компании должны использовать технически / коммерчески, чтобы соответствовать отраслевому стандарту. Такое обязательство, рассматриваемое SSO и судами как имеющий обязательную силу договор, является условием адаптации SSO запатентованной технологии к техническим стандартам SSO. Эти стандарты (общий технический протокол правил, руководящих указаний и спецификаций) адаптированы для снижения риска «задержек с патентами» / злоупотребления лицензированием, повышения конкурентоспособности / инноваций, защиты общественного здоровья, обеспечения качества, функциональной совместимости / совместимости компонентов продуктов. и процессы для конкретной технологии, например беспроводной связи WIFI или технологии кодирования видео.

Нарушение контрактов F / RAND является защитой от нарушения. Любой пользователь стандарта SSO может обеспечить соблюдение контрактов SSO в качестве стороннего бенефициара, если только обязательства RAND не применимы к нарушителю патента. Патентообладатели, взявшие на себя обязательства RAND по лицензированию на условиях RAND перед теми, кто желает придерживаться правил SSO или SDO, не могут получить средства правовой защиты в случае нарушения патентных прав (например, судебный запрет, постановление об исключении из расследований в соответствии с § 337 Закона о тарифах США). 1930), если бы они предлагали лицензии на условиях, не связанных с RAND, или защита RAND была рассмотрена судами. Нарушитель может добиваться определения ставки роялти RAND, отрицая нарушение или заявляя о недействительности патента, даже если эти меры защиты могут в конечном итоге устранить необходимость в лицензии.

Неизбежно возникают споры, связанные с условиями F / RAND. Непримиримые споры между лицензиаром и лицензиатом относительно значения RAND и расчетов диапазона / ставок для SEP, несущественных патентов или патентов, не подпадающих под обязательства RAND, возникают в ходе переговоров по лицензированию и / или определения убытков от нарушения прав на основе «разумной ставки роялти».

Отсутствие формулы роялти F / RAND. SSO / SDO в Европе и США не предоставляют каких-либо конкретных / стандартных формул для определения лицензионных платежей RAND, а только требуют, чтобы лицензиар и лицензиат согласовали неопределенные «разумные и / или недискриминационные» роялти (процент валовой выручки от конечного продукта или запатентованный товар). FTC только рекомендовала, чтобы суды применяли гипотетические рамки переговоров для определения убытков от роялти RAND (для патентов, закрепленных за RAND) и устанавливали лимит роялти, но не конкретные формулы или числа (например, фиксированные проценты) *.

Определение размера роялти только в судебном порядке. Нет форумов, на которых можно было бы выяснить, какие условия компенсации патентообладателям являются справедливыми и разумными или какой должна быть ставка роялти RAND для любой отрасли, кроме судов. Постановления судов могут противоречить друг другу в отношении взаимосвязанных юридических и сложных технических вопросов, требующих специальных знаний. Комиссия по международной торговле дает только судебный запрет (запрет на импорт ненадлежащей продукции), но не возмещает денежный ущерб, а меры по обеспечению соблюдения требований ИТЦ патентообладателя могут не подходить для патентов, подпадающих под действие лицензионных обязательств RAND.

Противоречие руководящим принципам ставки роялти. Государственные органы (обладающие убедительными, но не обязательными для исполнения полномочиями) издают рекомендации, которые также противоречат судебным решениям. Например, FTC рекомендовала, чтобы роялти основывались на преимуществах запатентованной технологии по сравнению с технологическими альтернативами, доступными на момент разработки соответствующего стандарта (а не на момент первого нарушения в соответствии с постановлением Georgia-Pacific **), а не все 15 факторов (определенных решением Тихоокеанского суда штата Джорджия) должны использоваться в качестве ориентира для определения ставки.

Практический вариант: частный форум для определения рефери ставки гонорара за ПИС с использованием прецедентного права, логики, экономических ориентиров, технических свидетельств, представленных заинтересованными сторонами, и, если применимо, стандартов SSO и обязательств RAND. Рецензенты принимают согласованные решения после анализа стандартизированных ключевых факторов, таких как совокупные / накопленные роялти, вклад запатентованного изобретения и его значение для стандарта SSO (как если бы в двусторонних переговорах между владельцем SEP и исполнителем изобретения) и существованием (и множественности ) замещающих / конкурентоспособных технологий на момент разработки стандарта SSO. Объективные, единообразные и справедливые решения Рефери, обязательные для сторон (в соответствии с соглашением о привлечении Рефери), предотвращают раскрытие коммерческой тайны, экономят время и ресурсы вовлеченных сторон, вносят ясность и определенность в переговоры о лицензировании и направляют суды, активы ИС собственники, поверенные, банкиры и инвесторы.

* FTC, «Развитие рынка IP», март 2011 г.

** Georgia-Pacific Corp. против United States Plywood Corp., 318 FSupp 1116 (SD NY 1970).